【代理律师、专利代理师】

李民芳 律师和专利代理师

【案情简介】

佛山市启正电气有限公司（以下称启正公司）2015年3月28日获得第13168193号carro商标的核准注册，核定使用在包含风扇等第11类商品上。经多年经营开拓，启正公司的carro牌风扇已有较稳定的市场，获得良好经济收入。2016年12月中山市日特机电有限公司（以下称日特公司）未经许可，擅自生产、销售carro牌，受到行政处罚。

2017年5月日特公司向案外人杨XX购买获得第6433535号CARROO商标，该商标获注册日期早于启正公司的carro商标。日特公司立即以CARROO为引证商标，对启正公司carro提起无效宣告申请，并以CARROO为权利基础，对启正公司生产销售carro牌风扇的行为提起侵权诉讼，还向商标局提交了CARRO、Carro等商标申请，同时继续生产、销售carro牌风扇。针对日特公司的一系列侵权和不正当行为，启正公司委托我所李民芳律师开展系列维权和应诉工作。

我方代理启正公司就CARROO商标提起撤销程序，并起诉日特公司商标侵权。2019年8月12日，北京高院判决认定日特公司没有实际使用CARROO商标，国家知识产权局依判决作出撤销该商标决定，并于2020年3月13日作出撤销公告。日特公司撤回起诉启正公司侵害其CARROO商标权案，但又于2019年10月21日重新起诉启正公司侵害其CARROO商标专用权，案号（2019）粤0105民初35715号（以下称35715号诉讼）。

我方认为日特公司在明知CARROO商标被撤销的条件下，提起35715号诉讼，属滥用诉讼权利，已构成恶意向他人提起知识产权诉讼侵权行为，应当承担侵权责任，并以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为案由提起诉讼。一审法院认为CARROO注册商标专用权于2020年3月13日被公告撤销，但在撤销公告之前日特公司仍然合法享有该注册商标专用权，故驳回我方的诉讼请求，而二审法院撤销了一审判决，认定日特公司是恶意诉讼，应向启正公司承担赔偿责任。

【裁判要旨】

本案主要争议焦点为：①日特公司于2019年10月21日针对启正公司提起35715号诉讼是否构成恶意提起知识产权诉讼；②若日特公司构成恶意提起知识产权诉讼，其侵权责任如何承担。

法院经审理认为：日特公司名下第6433535号CARROO商标在2019男10月21日第35715号案启动时尚未被撤销，仅能表明日特公司此时具有表明合法的权利基础，而不能证实日特公司此时具有实质合法的权利基础。且日特公司不仅早已明知CARROO是启正公司使用多年并合法注册的商标，还一心想攀附启正公司该商标的市场声誉。其为对抗启正公司的维权，从案外人出购入未真实、合法、有效使用的CARROO商标，再反客为主对启正公司发起“进攻”。日特公司对启正公司的起诉，明显是在以诉讼的方式滥用知识产权，且该权利滥用的行为已造成了启正公司的损失。

法院最终判决：撤销一审判决，认定日特公司提起第35715号诉讼具有恶意，应承担赔偿责任。

【典型意义】

实践中以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为案由提起诉讼的案例非常少，且原告胜诉率低。恶意诉讼本质上是侵权行为，需从行为人提起诉讼时是否具备恶意、行为人的诉讼行为是否造成损害后果以及行为人的恶意与损害后果之间是否存在因果联系三个方面进行判断。本案日特公司启动第35715号案时，其CARROO商标尚未公告撤销，形式上具有合法有效的权利基础。这也是我们代理该案件的最大风险点，但二审法院认为，日特公司系以表面合法的权利为虚，行侵害他人合法权益之实，其提起诉讼仍系“恶意”，从而认定了日特公司提起第35715号案具有恶意，应承担赔偿责任。